INDECOPI confirma la nulidad de la marca COLUMBIA WATER RESIST para relojes
INDECOPI confirmó la nulidad de COLUMBIA WATER RESIST para relojes por riesgo de confusión con las marcas COLUMBIA de ropa y calzado, sin dar por acreditada la notoriedad de la marca COLUMBIA.
Nulidad del registro de COLUMBIA WATER RESIST para relojes
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó la nulidad del registro de la marca COLUMBIA WATER RESIST (Certificado N° 263012), de Nikf Company E.I.R.L., que cubría relojes de la clase 14. En la Resolución N° 1795-2026/TPI-INDECOPI, del 12 de octubre de 2026, la Sala declaró infundado el recurso de apelación de Nikf Company E.I.R.L. La nulidad la pidió Columbia Sportswear Company.
Columbia Sportswear Company es titular de dos marcas COLUMBIA registradas en la clase 25 para ropa y calzado: la denominativa COLUMBIA (Certificado N° 158295) y la mixta COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY y logotipo (Certificado N° 12732). Para la Sala, COLUMBIA WATER RESIST se registró contra la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486: no puede registrarse como marca un signo idéntico o semejante a una marca anterior de un tercero cuando su uso genera riesgo de confusión o de asociación.
La nulidad tiene efectos retroactivos: ni el registro ni la solicitud que lo originó surtieron efectos legales.
El registro solo cubría relojes tras una cancelación parcial
COLUMBIA WATER RESIST se concedió para relojes, metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos. En diciembre de 2022, a pedido de Columbia Sportswear Company, la Comisión de Signos Distintivos canceló en parte el registro, porque no se acreditó el uso de la marca para todos esos productos, y lo dejó vigente solo para relojes. Nadie impugnó esa decisión, que quedó consentida.
Nikf Company E.I.R.L. sostuvo que la nulidad juzga el registro tal como se otorgó y que una cancelación posterior no influye en ese análisis. La Sala rechazó el argumento con el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486: no puede anularse un registro por una causal que ya no se aplica cuando se resuelve la nulidad. Por eso, la cancelación sí tiene vinculación directa con la decisión de nulidad. La nulidad se examinó solo frente a los relojes, el único producto que quedaba en el registro, y alcanza al registro entero.
Relojes, ropa y calzado son productos vinculados
Para la Sala, los relojes están vinculados con la ropa y el calzado de las marcas COLUMBIA, aunque sean productos de distinta naturaleza. Marcas como LOUIS VUITTON, DIOR, QUIKSILVER, FOSSIL, GUCCI y GUESS identifican prendas de vestir o calzado y también relojes. Además, esos productos se venden en los mismos establecimientos y se dirigen al mismo grupo de consumidores.
Nikf Company E.I.R.L. alegó que la página oficial de Columbia Sportswear Company no evidencia una actividad relojera consolidada y que en las plataformas digitales de venta más conocidas no se ve la venta de relojes COLUMBIA. La Sala no lo consideró relevante: el riesgo de confusión es una cuestión de derecho, no de hecho, y se examina con los productos y los signos tal como están registrados o solicitados, no con el uso que se hace de ellos.
COLUMBIA decide la comparación de los signos
Al comparar los signos, la Sala dejó fuera los términos que describen el producto o no distinguen su origen empresarial:
- WATER RESIST: el consumidor de relojes lo entiende como «resistente al agua», una característica del producto.
- SPORTSWEAR: significa «ropa deportiva» y describe las prendas de COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY y logotipo.
- COMPANY: alude a una sociedad y no asocia el signo a un origen empresarial determinado.
COLUMBIA, en cambio, conserva su distintividad. Nikf Company E.I.R.L. alegó que es una referencia geográfica, pero la Sala lo calificó de término arbitrario: no alude de forma directa y unívoca a las características de relojes, ropa o calzado, y puede asociarse a un origen empresarial determinado.
Sin esos términos, COLUMBIA WATER RESIST y las marcas COLUMBIA tienen una pronunciación idéntica, aunque los elementos figurativos y cromáticos les dan una impresión visual distinta. Con productos vinculados y signos fonéticamente semejantes, la Sala concluyó que las marcas no pueden coexistir en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
La notoriedad de la marca COLUMBIA no quedó acreditada
Columbia Sportswear Company invocó además la prohibición de registro del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por considerar que COLUMBIA es una marca notoriamente conocida. La Sala concluyó que la notoriedad no se acreditó y declaró la acción de nulidad infundada en ese extremo. Las páginas web y los artículos presentados mostraban la trayectoria, la presencia comercial y la actividad promocional de Columbia Sportswear Company, pero ninguno informaba sobre el grado de conocimiento de la marca entre el público consumidor pertinente del Perú o de otro país de la Comunidad Andina.