Nulidad de Registro de Marca

Objeto de la nulidad de registro de marca y órgano competente

La nulidad de registro de marca es el procedimiento contencioso en el que se decreta la invalidez de un registro de marca concedido en contravención de las prohibiciones de registro. El pronunciamiento recae sobre un registro ya concedido, no sobre una solicitud en trámite.

La Comisión de Signos Distintivos del Indecopi conoce y resuelve en primera instancia los procedimientos contenciosos sobre marcas de producto y de servicio, entre ellos la nulidad de registro. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi conoce y resuelve en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.

El procedimiento se inicia de oficio o a solicitud de cualquier persona. El mismo régimen rige la nulidad del registro de marca colectiva y la del registro de marca de certificación.

El registro impugnado se presume cierto mientras no sea rectificado o anulado, y conserva su vigencia durante la tramitación. Interpuesta la solicitud, se practica una anotación preventiva en el asiento correspondiente; el asiento final se efectúa una vez consentida la resolución que agota la vía administrativa.

Base normativa: artículo 172 de la Decisión 486; numerales 4.2 y 4.6 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 7 y 9 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 79 y 82 del Decreto Legislativo 1075.

Causales de nulidad absoluta y plazo de la acción

La nulidad absoluta procede cuando el registro se concedió a un signo que no puede constituir marca o a un signo comprendido en las prohibiciones de registro que no dependen del derecho de un tercero. La acción se ejerce en cualquier momento: el tiempo transcurrido desde la concesión del registro no la extingue.

Constituye marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado y susceptible de representación gráfica. El registro concedido a un signo que no reúne esas dos condiciones queda incurso en nulidad absoluta.

Los signos que no pueden registrarse como marca

El registro es nulo cuando se concedió a signos que:

• carecen de distintividad;
• consisten exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de ese producto o del servicio de que se trate;
• consisten exclusivamente en formas u otros elementos que dan una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
• consisten exclusivamente en un signo o indicación que puede servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;
• consisten exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
• consisten exclusivamente, o se han convertido, en una designación común o usual del producto o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
• consisten en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
• pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
• reproducen, imitan o contienen una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso puede causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implica un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
• contienen una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
• consisten en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica;
• reproducen o imitan, sin permiso de las autoridades competentes, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados, toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
• reproducen o imitan signos de conformidad con normas técnicas, salvo que el registro lo solicite el organismo nacional competente en normas y calidades;
• reproducen, imitan o incluyen la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, cuando el signo se destina a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso es susceptible de causar confusión o asociación con ella;
• son contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

La aptitud distintiva adquirida por el uso

La falta de distintividad, el carácter descriptivo, el nombre genérico o técnico, la designación común o usual y el color aislado no sostienen la nulidad cuando quien solicitó el registro, o su causante, venía usando el signo constantemente en el país y, por efecto de ese uso, el signo adquirió aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Base normativa: primer párrafo del artículo 134, artículo 135 y primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa y registro de mala fe

La nulidad relativa procede cuando el registro se concedió a un signo cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero, o cuando el registro se efectuó de mala fe. La acción prescribe a los 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Afecta indebidamente un derecho de tercero el signo que:

• es idéntico o se asemeja a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar riesgo de confusión o de asociación;
• es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, cuando su uso puede originar riesgo de confusión o de asociación;
• es idéntico o se asemeja a un lema comercial solicitado o registrado, cuando su uso puede originar riesgo de confusión o de asociación;
• es idéntico o se asemeja a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante es o ha sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero, y su uso puede originar riesgo de confusión o de asociación;
• afecta la identidad o el prestigio de personas jurídicas, con o sin fines de lucro, o de personas naturales, en especial el nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
• infringe el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
• consiste en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o en las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos que utilizan para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyen la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud la presente la propia comunidad o medie su consentimiento expreso;
• constituye reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular es un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

El registro efectuado de mala fe

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determina por el día y la hora de presentación de la solicitud de registro, y supone la buena fe del primer solicitante. Demostrada la mala fe del primer solicitante, esa prelación no se reconoce.

Base normativa: artículo 136 y segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486; artículo 12 del Decreto Legislativo 1075.

Requisitos de la solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad se presenta ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y cumple, en cuanto corresponda, las formalidades exigidas a la oposición. El escrito consigna:

• Identificación del registro impugnado: naturaleza e indicación del signo distintivo cuya nulidad se pretende, número del certificado correspondiente y clase o clases de la Clasificación Internacional.
• Identificación de quien acciona: nombre y domicilio; documento nacional de identidad, pasaporte o carné de extranjería en el caso de personas naturales, y Registro Único de Contribuyentes en el de personas jurídicas.
• Poder: el documento que acredita la representación invocada, que puede constar en instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas se consigna la condición o el título con el que firmó el poderdante. El poder puede otorgarse después de presentada la solicitud, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado se ratifican.
• Fundamentos: aquellos en que se sustenta el pedido de nulidad.
• Pruebas: el ofrecimiento de las que se desea hacer valer.
• Reproducción del signo: cuando la nulidad se sustenta en signos gráficos o mixtos, una reproducción exacta y nítida de éstos, tal como fueron registrados o solicitados.
• Constancia de pago: la indicación del día de pago y el número de la constancia.
• Copia para la otra parte: copia de la solicitud de nulidad y de sus recaudos. La obligación alcanza a todo escrito o recurso que las partes presenten en el procedimiento.

El poder no se exige cuando la Dirección de Signos Distintivos puede obtenerlo directamente. Cuando el poder u otro documento que acredita la representación obra ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, se indica de manera expresa en la solicitud el número de la partida registral en la que está inscrito.

Las solicitudes se presentan en idioma castellano. Los documentos redactados en otro idioma se acompañan con traducción simple, bajo responsabilidad del traductor y del interesado; no se exige traducción oficial.

Además del domicilio procesal en territorio nacional, las partes pueden indicar una casilla electrónica asignada por el Indecopi. Mediando consentimiento del administrado y acuse de recibo comprobable de manera fehaciente, la notificación en esa casilla prevalece sobre cualquier otra forma de notificación.

Los escritos presentados dentro del procedimiento consignan el número del expediente, bajo apercibimiento de tenerse por no presentados, salvo que de su contenido se identifique inequívocamente el expediente al que corresponden.

Base normativa: artículos 13 y 16 del Decreto Legislativo 1075; artículos 15, 54 y 73 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 24-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 059-2017-PCM; procedimiento DSD.6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Improcedencia de la solicitud y subsanación de requisitos

La solicitud de nulidad no procede cuando el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos, entre las mismas partes o entre quienes de ellas deriven su derecho.

Presentada la solicitud sin el documento de poder, quien acciona dispone de un plazo improrrogable de 60 días hábiles para presentarlo, computado desde el día siguiente de recibida la notificación. Subsanado ese requerimiento, se corre traslado de la solicitud al emplazado. Vencido el plazo sin subsanación, la solicitud se tiene por no presentada. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento.

Omitidos los fundamentos del pedido o la indicación del pago, se requiere la subsanación dentro de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

La solicitud cae automáticamente en abandono cuando el expediente permanece paralizado por responsabilidad del interesado durante 30 días hábiles. El abandono no se produce cuando el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

Base normativa: artículo 18 del Decreto Legislativo 1075; artículos 55, 71 y 73 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309.

Traslado al titular del registro y contestación

Recibida la solicitud de nulidad, se notifica al titular de la marca en el domicilio consignado en la solicitud de registro, de renovación o del acto modificatorio de la marca. Cuando la notificación no puede practicarse allí, se dirige al último domicilio fijado por el titular del registro en un procedimiento de nulidad o de cancelación tramitado ante la Dirección de Signos Distintivos.

Cuando la notificación no puede practicarse en ninguno de esos domicilios, procede la notificación por edicto conforme a las disposiciones del Código Procesal Civil. El costo de la notificación por edicto lo asume quien solicita la nulidad.

El titular del registro dispone de 2 meses, contados desde la notificación, para hacer valer los argumentos y presentar los medios probatorios que estime convenientes. Antes del vencimiento de ese plazo puede solicitar una prórroga de 2 meses adicionales.

El domicilio procedimental fijado por las partes se presume vigente, sin admitir prueba en contrario, mientras no se comunique su cambio por escrito, y toda notificación efectuada en él surte todos sus efectos. Es inadmisible la devolución de las cédulas de notificación practicadas en el último domicilio fijado por las partes alegando que ya no les pertenece o que hubo cambio de representante; la notificación realizada en ese domicilio produce plenos efectos. El escrito con el que se devuelve una notificación se tiene por no presentado.

Base normativa: artículos 78 y 173 de la Decisión 486; artículo 74 del Decreto Legislativo 1075; artículo 72 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 136-C del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículo 136-D del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 16 y 19 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 059-2017-PCM.

Actuaciones del procedimiento y plazo para resolver

Las partes en el procedimiento pueden acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes, siempre que, en opinión de la autoridad competente, esa coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.

En cualquier estado del procedimiento se puede citar a las partes a audiencia de conciliación, que se desarrolla ante la persona que designe la Dirección de Signos Distintivos. Cuando ambas partes arriban a un acuerdo sobre la materia en conflicto y ese acuerdo no afecta derechos de terceros, se levanta un acta que tiene mérito ejecutivo.

La fecha de las audiencias de informe oral, de exhibición de documentos o de conciliación se notifica con una antelación no menor de 5 días hábiles. La reprogramación se solicita, con sustento, al menos 3 días hábiles antes de la fecha fijada, y su aceptación o denegación queda a criterio de la autoridad. Toda solicitud de exhibición de documentos, de diligencia de inspección o de informe oral señala expresamente las razones que la sustentan; en caso contrario es denegada de pleno derecho.

La autoridad competente puede exigir que se presenten pruebas cuando exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación contenida en un documento. La información recibida u obtenida que sea considerada confidencial conserva su reserva a solicitud del interesado.

La tramitación se suspende solo cuando, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se hubiese iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión que precise un pronunciamiento previo sin el cual el asunto no puede resolverse.

Quien inició el procedimiento puede desistirse de éste o de la pretensión antes de que se notifique la resolución final de la segunda instancia administrativa. El desistimiento del procedimiento deja sin efecto las resoluciones emitidas durante su trámite. El desistimiento de la pretensión produce los efectos de una resolución que declara denegada o infundada la pretensión planteada.

Los registros y los expedientes están abiertos al público. Cualquier persona, sea o no parte del procedimiento, puede solicitar copia simple o certificada de todo o parte del expediente, así como de los asientos registrales y de los certificados expedidos.

El plazo máximo de tramitación es de 180 días hábiles. Vencido ese plazo sin que se obtenga respuesta, el administrado puede interponer los recursos administrativos.

La nulidad no se declara por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverla. Vencidos los plazos de contestación, la Comisión de Signos Distintivos decide sobre la nulidad del registro y notifica la resolución a las partes.

Base normativa: cuarto párrafo del artículo 172 y artículo 78 de la Decisión 486; artículos 10, 11, 17, 24, 25, 56, 57 y 74 del Decreto Legislativo 1075; artículo 73 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 11, 12, 13 y 19 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 059-2017-PCM; procedimiento DSD.6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Efectos de la declaración de nulidad del registro

El efecto retroactivo es la consecuencia propia de la declaración de nulidad, y opera con dos límites referidos a lo que ya quedó consentido y ejecutado antes de esa declaración. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro, de manera que la declaración de nulidad retira ese derecho desde el origen.

El alcance del efecto retroactivo sobre cada objeto es el siguiente:

Objeto	Alcance del efecto retroactivo
Registro anulado y solicitud que lo originó	No han surtido los efectos previstos
Resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial consentidas y ejecutadas antes de la declaración	No resultan alcanzadas
Contratos de licencia existentes antes de la declaración, en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a ella	No resultan alcanzados
Responsabilidad por daños y perjuicios cuando el titular del registro actuó de mala fe	Subsiste

La nulidad parcial del registro

Cuando la causal de nulidad se aplica solo a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, la nulidad se declara únicamente respecto de esos productos o servicios, que se eliminan del registro de la marca. Los productos o servicios no alcanzados por la causal permanecen en el registro.

El lema comercial vinculado a la marca anulada

La nulidad del registro de la marca a la que se vincula un lema comercial determina también la nulidad del registro del lema comercial, aun cuando no haya vencido el período de 10 años por el que fue concedido.

El uso de la mención «marca registrada» sobre un signo sin registro

Queda prohibido el uso de la denominación «marca registrada», «M.R.» u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Declarada la nulidad, el signo queda sin registro, y la prohibición alcanza a la mención dondequiera que acompañe al signo: sobre los productos, sus envases, envolturas, embalajes y acondicionamientos, sobre las etiquetas y demás materiales que reproduzcan o contengan la marca, y en la publicidad, las publicaciones y los documentos comerciales. El procedimiento por ese uso se inicia de oficio y se sujeta a las disposiciones sobre acciones por infracción de derechos.

Base normativa: artículos 154, 155 y 156 y quinto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486; artículo 8 del Decreto Legislativo 1075; artículo 75 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075, modificada por el Decreto Legislativo 1397.

Recursos de reconsideración y de apelación

Contra la resolución que se pronuncia sobre la nulidad procede recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, acompañado con nueva prueba. El recurso de reconsideración que, además de la nueva prueba, se sustenta en cuestiones de puro derecho o en una distinta interpretación de las pruebas producidas se califica como recurso de apelación.

Procede recurso de apelación contra la resolución que pone fin a la instancia, dentro de los 15 días siguientes a su notificación. La apelación de esa resolución se concede con efecto suspensivo.

Los recursos de apelación se sustentan ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, y precisan además el agravio producido. Verificados esos requisitos, el órgano competente concede la apelación y eleva los actuados a la segunda instancia administrativa.

El trámite del recurso ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte para que presente sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer el recurso. Al contestar el traslado, esa parte puede adherirse a la apelación cumpliendo los requisitos exigidos para interponerla, salvo el plazo de presentación, y la adhesión se pone en conocimiento del apelante por un plazo igual. No contestar la apelación ni la adhesión no se considera elemento de juicio en contra de la parte que no lo hizo.

Las partes presentan los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a la etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta que deja constancia de que el expediente se encuentra en esa etapa, la anexa al expediente y la notifica a las partes; el acta surte efectos desde el día siguiente de su notificación. No se admiten escritos que reiteren argumentos de hecho o de derecho ya expuestos.

Ante la Sala no se admiten medios probatorios, salvo documentos. Cualquiera de las partes puede solicitar el uso de la palabra, especificando si se referirá a cuestiones de hecho o de derecho; la actuación o denegación de esa solicitud queda a criterio de la Sala, según la importancia y trascendencia del caso. Citadas las partes a informe oral, éste se lleva a cabo con quienes asistan a la audiencia.

La resolución se pronuncia sobre las materias controvertidas en las que se sustenta el recurso, y no sobre materias no impugnadas. Queda exceptuada de esa regla la facultad de declarar la nulidad de la resolución impugnada por estar incursa en alguna causal de nulidad, aun cuando las partes no la hayan invocado. El plazo máximo del procedimiento recursivo es de 180 días hábiles.

Base normativa: artículo 137 del Decreto Legislativo 1075; artículos 131, 132, 136 y 136-A del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículos 134 y 135 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 14, 17 y 19 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 059-2017-PCM.

Agotamiento de la vía administrativa y acción por daños

Las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y solo pueden cuestionarse mediante el proceso contencioso-administrativo. No proceden los escritos que las partes presenten en sede administrativa dirigidos a cuestionar la validez o los fundamentos de esas resoluciones. La Sala conserva la facultad de declarar de oficio la nulidad de sus propias resoluciones.

La acción de nulidad no afecta a las acciones por daños y perjuicios que puedan corresponder. El interesado puede acudir a la vía civil por esos daños y perjuicios.

En lo que no está específicamente previsto en el Decreto Legislativo 1075 rigen el Decreto Legislativo 807 y la Ley 27444.

Base normativa: tercer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486; artículo 140 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; Cuarta y Quinta Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo 1075.