Cancelación de Registro de Marca por Falta de Uso

Prueba del uso de la marca: la carga recae en el titular

La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. Quien solicita la cancelación no está obligado a demostrar que la marca no se utilizó. El titular emplazado está obligado a demostrar que la marca sí se utilizó.

El uso se acredita mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros medios probatorios. El periodo que el acervo probatorio debe cubrir son los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación.

Un acervo que cubre dos de esos 3 años deja el tercero sin acreditar. La reconstrucción de un ejercicio comercial cerrado —recuperar facturas emitidas, extraer los registros contables del periodo y obtener la certificación de auditoría correspondiente— se realiza dentro del plazo de contestación.

Qué debe mostrar cada documento del acervo

• El signo tal como figura en el registro cuestionado.
• Los productos o servicios de la clase contra la cual se dirige la acción de cancelación.
• Una fecha comprendida en los 3 años consecutivos precedentes al inicio de la acción.
• La cantidad y la regularidad de la comercialización.

Ordenamos el acervo probatorio por ejercicio y por clase, y verificamos que cada documento identifique el signo tal como fue registrado.

Base normativa: artículos 165 y 167 de la Decisión 486.

Qué se considera uso de la marca en el mercado

Una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. La evaluación de esa cantidad y de ese modo toma en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

El uso exigido es el uso en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, no el uso en el territorio peruano. Un titular que comercializa la marca en otro País Miembro de la Comunidad Andina acredita el uso ante la autoridad peruana con esa comercialización.

También se considera usada la marca que distingue exclusivamente productos exportados desde cualquiera de los Países Miembros, siempre que esos productos hayan sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

El signo modificado respecto de la forma registrada

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motiva la cancelación del registro por falta de uso ni disminuye la protección que corresponde a la marca. La modificación que sí altera el carácter distintivo del signo queda fuera de esa regla, y el material que la documenta no acredita el uso del signo registrado.

Base normativa: artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Reducción de la lista de productos o servicios del registro

La falta de uso puede afectar a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, y no a todos. En ese supuesto la resolución no cancela el registro: ordena una reducción o una limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro, y elimina aquellos respecto de los cuales la marca no se usó.

Para determinar qué productos o servicios se eliminan se toma en cuenta la identidad o la similitud entre ellos. El registro queda limitado a los productos o servicios efectivamente comercializados bajo la marca, y los productos o servicios eliminados dejan de estar amparados por ese registro.

La acción de cancelación por falta de uso no produce un resultado binario. La resolución cancela el registro completo, ordena la reducción o la limitación de la lista, o mantiene el registro intacto, según qué productos o servicios quedaron acreditados con el uso de la marca.

Base normativa: artículo 165 de la Decisión 486.

Fuerza mayor y caso fortuito frente a la falta de uso

El registro no se cancela cuando el titular demuestra que la falta de uso se debió, entre otros motivos, a fuerza mayor o a caso fortuito. La norma no cierra la relación de motivos justificados: enuncia la fuerza mayor y el caso fortuito precedidos de la expresión «entre otros».

La demostración del motivo justificado corresponde al titular del registro, del mismo modo que le corresponde la demostración del uso. El titular que invoca fuerza mayor o caso fortuito acredita el hecho que impidió la comercialización y el tramo de los 3 años que ese hecho abarcó.

Base normativa: artículos 165 y 167 de la Decisión 486.

Plazo de 3 años para iniciar la acción de cancelación

La acción de cancelación por falta de uso se apoya en dos plazos de 3 años distintos. Uno delimita el periodo que la autoridad examina; el otro delimita el momento a partir del cual la acción puede iniciarse.

Periodo examinado	Los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación. La marca no debe haber sido utilizada en ese periodo por el titular, por un licenciatario ni por otra persona autorizada para ello.
Momento desde el cual la acción procede	Transcurridos 3 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agota el procedimiento de registro de esa marca en la vía administrativa.

Un registro concedido hace 3 años y notificado hace 2 no admite todavía la acción de cancelación por falta de uso, aunque la marca no se haya comercializado nunca. La solicitud presentada antes de ese momento se dirige contra un registro que aún no puede ser cancelado por esa causal.

Base normativa: artículo 165 de la Decisión 486.

Cancelación como defensa en un procedimiento de oposición

La cancelación del registro por falta de uso también se solicita como defensa dentro de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. El solicitante de un registro al que se opone una marca registrada pide la cancelación de esa marca por falta de uso dentro del mismo procedimiento, sin abrir una acción separada.

La cancelación como medio de defensa se invoca en el acto en que el solicitante del signo a registrar contesta la oposición iniciada en su contra, y se presenta en el mismo expediente en el cual esa oposición se tramita. Fuera de ese acto la cancelación no se incorpora a ese expediente.

Base normativa: artículo 165 de la Decisión 486; artículo 71 del D.Leg. 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309.

Derecho preferente al registro y plazo de 3 meses

La persona que obtiene una resolución favorable en la acción de cancelación tiene derecho preferente al registro del signo cancelado. El derecho preferente se invoca desde la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación queda firme en la vía administrativa.

Vencido ese plazo de 3 meses, el derecho preferente se extingue. La solicitud de registro del signo cancelado presentada después de ese vencimiento concurre en igualdad de condiciones con la de cualquier otro solicitante, incluido el titular cuyo registro fue cancelado.

El accionante que costea el procedimiento de cancelación y no presenta su solicitud de registro dentro de esos 3 meses conserva el resultado —el registro ajeno cancelado— y pierde la posición preferente que ese resultado le generó.

Base normativa: artículo 168 de la Decisión 486.

Requisitos de la solicitud de cancelación

La solicitud de cancelación se presenta ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi y cumple, en cuanto corresponda, las formalidades previstas para la oposición.

• La identificación correcta del expediente.
• El nombre y el domicilio de la persona que presenta la solicitud.
• El poder que acredite la representación que se invoca.
• Los fundamentos en que se sustenta el pedido.
• El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer.

Subsanación del poder y de los fundamentos

La solicitud de cancelación presentada sin el documento de poder abre un plazo improrrogable de 60 días hábiles para presentarlo. El traslado de la solicitud al emplazado se corre una vez subsanado ese requerimiento; vencido el plazo sin subsanación, la solicitud de cancelación se tiene por no presentada. El poder no se exige cuando la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi puede obtenerlo directamente conforme a ley.

La omisión de los fundamentos en que se sustenta el pedido da lugar a un requerimiento con plazo de 2 días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificado, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada.

Audiencia de conciliación

La autoridad puede citar a las partes a audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento. El acuerdo al que arriben ambas partes sobre la materia en conflicto, cuando no afecta derechos de terceros, consta en un acta que tiene mérito ejecutivo.

Base normativa: artículos 54, 55 y 71 del D.Leg. 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 57 del D.Leg. 1075.

Traslado al titular y plazo de 60 días hábiles

Recibida la solicitud de cancelación, la autoridad notifica al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de 60 días hábiles contados a partir de la notificación haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos, la autoridad decide sobre la cancelación o no del registro de la marca y notifica esa decisión a las partes mediante resolución.

La notificación se dirige al domicilio que el titular consignó en la solicitud de registro, en la de renovación o en la del acto modificatorio de la marca sobre la que recae la solicitud de cancelación. Cuando la notificación no se puede practicar en ese domicilio, se dirige al último domicilio que el titular fijó en un procedimiento de nulidad o de cancelación tramitado ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

Cuando ninguno de esos domicilios permite practicar la notificación, procede la notificación por edicto, y su costo lo asume quien solicita la cancelación. Ese costo recae sobre el accionante antes de que el procedimiento entre a evaluar el uso de la marca.

Base normativa: artículo 170 de la Decisión 486; artículo 72 del D.Leg. 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309.

Instancias, recursos y plazo del procedimiento

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, incluidos los procedimientos contenciosos en la vía administrativa. La acción de cancelación por falta de uso es un procedimiento contencioso, y como tal la conoce la Comisión de Signos Distintivos. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi conoce y resuelve en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación.

Recursos contra la resolución de primera instancia

• Reconsideración: se interpone dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución y se acompaña con nueva prueba.
• Apelación: se interpone contra la resolución que pone fin a la instancia, dentro de los 15 días siguientes a su notificación. El recurso se sustenta ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, y precisa el agravio producido.

Vigencia del registro mientras el procedimiento no concluye

El registro cuestionado permanece vigente durante toda la tramitación de la acción de cancelación. La apelación de la resolución que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo, de modo que la cancelación no surte efecto mientras la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no resuelva el recurso.

El accionante que pretende registrar el signo cancelado no puede presentar su solicitud amparada en el derecho preferente hasta que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. El titular emplazado conserva entretanto el derecho exclusivo sobre la marca y las acciones que ese derecho le confiere frente a terceros.

El plazo máximo de tramitación del procedimiento es de 180 días hábiles, sin perjuicio de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del procedimiento.

Base normativa: artículos 4, 131 y 132 del D.Leg. 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículos 134 y 135 del D.Leg. 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 24 del D.Leg. 1075.