Cancelación de Registro de Marca por Falta de Uso

Falta de uso de la marca durante 3 años consecutivos

El registro de una marca se cancela cuando, sin motivo justificado, la marca no se ha utilizado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación.

La falta de uso se aprecia respecto del uso efectuado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por el titular del registro, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello.

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente en primera instancia sobre las marcas de producto y de servicio. La cancelación de un registro de marca es un procedimiento contencioso en la vía administrativa y lo resuelve la Comisión de Signos Distintivos.

Base normativa: artículo 165 de la Decisión 486; numeral 4.2 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397.

Legitimación y oportunidad de la acción de cancelación

La acción de cancelación por falta de uso la ejerce cualquier persona interesada.

La acción de cancelación no se inicia antes de transcurridos tres años contados desde la fecha de notificación de la resolución que agota el procedimiento de registro de la marca en la vía administrativa.

La cancelación de la marca colectiva y la de la marca de certificación se rigen por las normas aplicables a las marcas de producto y de servicio.

Cancelación invocada como medio de defensa

La cancelación por falta de uso también se pide como defensa frente a una oposición sustentada en la marca no usada. La cancelación como medio de defensa se invoca al contestar esa oposición, en el mismo expediente en que la oposición se tramita, con la indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente.

Base normativa: artículo 165 de la Decisión 486; numeral 71.3 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 79 y 82 del Decreto Legislativo 1075.

Requisitos de la solicitud de cancelación

La solicitud de cancelación se presenta ante la Dirección de Signos Distintivos y contiene los siguientes elementos:

• Signo distintivo: la naturaleza y la indicación del signo distintivo cuya cancelación se pretende, con el número de certificado de registro y la clase o clases de la Clasificación Internacional de Niza.
• Accionante: los nombres y apellidos completos, la denominación o razón social y el domicilio procesal dentro del territorio de la República; el número de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de extranjería en el caso de la persona natural, y el número del Registro Único de Contribuyentes en el caso de la persona jurídica.
• Poder: el documento de poder que acredita la representación invocada, que consta en instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas se consigna la condición o el título con el que firmó el poderdante.
• Fundamentos: los fundamentos en que se sustenta el pedido de cancelación.
• Pruebas: el ofrecimiento de las pruebas que se hacen valer.
• Pago: la indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente.
• Copia para la otra parte: copia de la solicitud de cancelación y de sus recaudos. La obligación de acompañar copia alcanza a todo escrito y a todo recurso que las partes presenten en el procedimiento.

El accionante puede indicar además una casilla electrónica asignada por el Indecopi, adicional al domicilio procesal en territorio nacional. La notificación en casilla electrónica prevalece sobre cualquier otra forma de notificación cuando media el consentimiento del administrado y el acuse de recibo se comprueba de forma fehaciente.

Subsanación de los requisitos omitidos

La solicitud de cancelación presentada sin el documento de poder se subsana dentro de un plazo improrrogable de sesenta días hábiles. Subsanada la omisión del poder, se corre traslado de la solicitud de cancelación al emplazado. Vencido ese plazo sin subsanación, la solicitud de cancelación se tiene por no presentada.

La omisión de los fundamentos del pedido o de la indicación del pago se subsana dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud de cancelación.

El documento de poder no se exige cuando la Dirección de Signos Distintivos puede obtenerlo directamente. Cuando el poder obra ante la SUNARP, el accionante indica de manera expresa en la solicitud de cancelación el número de la partida registral en que ese poder se encuentra inscrito.

Base normativa: artículos 15, 54 y 55 y numerales 71.1 y 71.2 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 24-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075; procedimiento DSD.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Anotación preventiva y traslado al titular del registro

La Dirección de Signos Distintivos efectúa en el asiento correspondiente una anotación preventiva de la cancelación interpuesta, de oficio o a pedido de parte.

La solicitud de cancelación se notifica al titular del registro en el domicilio que el titular consignó en la solicitud de registro, en la renovación o en el acto modificatorio de la marca. Cuando la notificación no es posible en esos domicilios, se practica en el último domicilio que el titular del registro fijó en un procedimiento de nulidad o de cancelación tramitado ante la Dirección de Signos Distintivos.

Agotados el domicilio consignado en el registro y el último domicilio fijado en un procedimiento anterior, la solicitud de cancelación se notifica por edicto. El costo de la notificación por edicto lo asume quien solicita la cancelación.

El titular del registro dispone de sesenta días hábiles contados desde la notificación de la solicitud de cancelación para hacer valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Base normativa: artículo 170 de la Decisión 486; artículos 9 y 72 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309.

Prueba del uso a cargo del titular del registro

La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.

El uso de la marca se demuestra, entre otros medios, con los siguientes, en cuanto acrediten la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca:

• Facturas comerciales.
• Documentos contables.
• Certificaciones de auditoría.

La autoridad competente puede exigir la presentación de pruebas cuando existe duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación contenida en un documento.

La renovación del registro de la marca se concede de manera automática y sin exigir prueba de uso.

Base normativa: artículos 153 y 167 de la Decisión 486; artículo 17 del Decreto Legislativo 1075.

Condiciones en que la marca se considera en uso

La marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

La cantidad y el modo del uso se aprecian teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

La marca que distingue exclusivamente productos exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina también se considera en uso.

Base normativa: artículo 166 de la Decisión 486.

Causas que impiden la cancelación del registro

El registro de la marca no se cancela cuando el titular demuestra que la falta de uso se debió, entre otras causas, a fuerza mayor o a caso fortuito.

El uso de la marca en modo que difiere de la forma en que fue registrada solo en detalles o elementos que no alteran su carácter distintivo no motiva la cancelación del registro por falta de uso ni disminuye la protección que corresponde a la marca.

Base normativa: artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

Resolución del procedimiento y efectos sobre el registro

El plazo máximo de tramitación del procedimiento de cancelación es de ciento ochenta días hábiles contados desde la presentación de la solicitud de cancelación. El procedimiento se sujeta a evaluación previa con silencio administrativo negativo: vencido el plazo máximo de tramitación sin resolución, proceden los recursos administrativos.

Vencidos los plazos del traslado, la Comisión de Signos Distintivos decide sobre la cancelación o no del registro de la marca y notifica la resolución a las partes.

El derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro. La resolución recae sobre el registro en uno de estos tres sentidos:

Sentido de la resolución	Efecto sobre el registro
Cancelación del registro	El registro se elimina, y con él el derecho al uso exclusivo de la marca.
Reducción o limitación de la lista de productos o servicios	Se eliminan del registro los productos o servicios respecto de los cuales la marca no se usó, atendiendo a la identidad o similitud de los productos o servicios.
Registro no cancelado	El registro se mantiene con la totalidad de los productos y servicios que ampara.

La cancelación del registro de la marca determina también la cancelación del lema comercial vinculado a esa marca, aun cuando no haya vencido el plazo de vigencia del lema comercial.

Consentida la resolución que agota la vía administrativa, la Dirección de Signos Distintivos efectúa el asiento final correspondiente.

Terminación anticipada y paralización del procedimiento

La Dirección de Signos Distintivos puede citar a las partes a audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento. El acuerdo sobre la materia en conflicto que no afecta derechos de terceros consta en acta, y esa acta tiene mérito ejecutivo.

Quien inició el procedimiento de cancelación puede desistirse de ese procedimiento o de la pretensión antes de que se notifique la resolución final en la segunda instancia administrativa. El desistimiento del procedimiento deja sin efecto las resoluciones emitidas durante el trámite del procedimiento. El desistimiento de la pretensión produce los efectos de una resolución que declara denegada o infundada la pretensión planteada.

El expediente cae automáticamente en abandono cuando permanece paralizado por responsabilidad del interesado durante treinta días hábiles. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

La tramitación se suspende cuando, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se inició un proceso judicial sobre la misma materia, y cuando surge una cuestión que precisa un pronunciamiento previo sin el cual el asunto no puede resolverse.

Base normativa: artículos 154, 165 y 170 de la Decisión 486; artículo 9 y numeral 75.3 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 18, 24, 25 y 57 del Decreto Legislativo 1075; artículos 13 y 19 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075; procedimiento DSD.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Recursos y agotamiento de la vía administrativa

Contra la resolución de la Comisión de Signos Distintivos procede recurso de reconsideración dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación. El recurso de reconsideración se acompaña con nueva prueba.

El recurso de reconsideración que, además de la nueva prueba, se sustenta en cuestiones de puro derecho o en una distinta interpretación de las pruebas producidas se califica como recurso de apelación.

Procede recurso de apelación contra la resolución que pone fin a la instancia, dentro de los quince días siguientes a su notificación. El recurso de apelación se sustenta ante la misma autoridad que expidió la resolución impugnada, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, y precisa el agravio producido.

La apelación de la resolución que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo.

Actuaciones ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi conoce y resuelve el recurso de apelación en segunda y última instancia administrativa. El plazo máximo del procedimiento recursivo ante esa Sala es de ciento ochenta días hábiles.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte para que presente sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer el recurso. Al contestar el traslado, esa parte puede adherirse al recurso de apelación cumpliendo los requisitos exigidos para interponerlo, salvo el plazo de presentación. La adhesión se pone en conocimiento del apelante por un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer el recurso. No contestar la apelación ni la adhesión no se considera elemento de juicio en contra de la parte que no lo hizo.

Las partes presentan los escritos y documentos que consideran pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta que deja constancia de que el expediente se encuentra en esa etapa, la anexa al expediente y la notifica a las partes, y el acta surte efectos desde el día siguiente de su notificación. No se admite la presentación de escritos que reiteren argumentos de hecho o de derecho ya expuestos.

Ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no se admiten medios probatorios, salvo documentos. Cualquiera de las partes puede solicitar el uso de la palabra y especifica si este se refiere a cuestiones de hecho o de derecho. Toda solicitud de exhibición de documentos, de diligencia de inspección o de informe oral señala expresamente las razones que la sustentan; en defecto de esa indicación, la solicitud se deniega de pleno derecho.

La fecha de las audiencias de informe oral, de exhibición de documentos o de conciliación se notifica a las partes con una antelación no menor de cinco días hábiles. Las partes pueden solicitar la reprogramación de la audiencia al menos tres días hábiles antes de la fecha fijada, sustentando la solicitud.

Base normativa: artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículos 134 y 135 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 136 y 136-A del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículo 136-D del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 137 del Decreto Legislativo 1075; numeral 4.6 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 11, 12, 17 y 19 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075; procedimiento DSD.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

Derecho preferente al registro del signo cancelado

Quien obtiene una resolución favorable en el procedimiento de cancelación tiene derecho preferente al registro del signo.

El derecho preferente se invoca desde la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación queda firme en la vía administrativa.

Hasta que el registro se cancele, no se registra como marca un signo idéntico o semejante a la marca registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, ni para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Hasta que el registro se cancele, el titular del registro tiene el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento:

• Aplicación del signo sobre productos y envases: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los productos para los cuales se registró la marca, sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales se registró, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
• Supresión o modificación de la marca: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que la marca se aplicó o colocó sobre esos productos o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos.
• Fabricación de materiales que reproducen la marca: fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
• Uso en el comercio: usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando ese uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presume que existe riesgo de confusión.

El titular del registro de una marca notoriamente conocida tiene además el derecho de impedir el uso de un signo idéntico o similar a esa marca, aun para fines no comerciales, cuando ese uso pueda causar la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Base normativa: artículos 136, 155 y 168 de la Decisión 486.