Denuncia por Infracción de Marca Registrada

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Actos que infringen una marca registrada

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente. Constituye acto de infracción todo aquel que contravenga un derecho de propiedad industrial y que se realice o se pueda realizar dentro del territorio nacional. La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

Usos que el titular puede impedir

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

Aplicación o colocación del signo: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Supresión o modificación de la marca: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
Fabricación de materiales que reproducen la marca: fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
Uso en el comercio con riesgo de confusión: usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. En el uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presume que existe riesgo de confusión.
Uso que diluye una marca notoriamente conocida: usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto de su prestigio o del de su titular.
Uso público no comercial de una marca notoriamente conocida: usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

A efectos de los dos supuestos de uso de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, constituyen uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;
emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, cualquiera que sea el medio de comunicación empleado.

Usos que el registro no permite impedir

El registro de la marca no faculta a su titular a impedir tres clases de uso por terceros:

Nombre propio e indicaciones ciertas: un tercero puede utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia.
Publicidad comparativa y piezas de recambio: un tercero puede usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, y para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducir a confusión sobre el origen empresarial.
Agotamiento del derecho: el registro no da el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, por otra persona con su consentimiento o por persona económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido modificación, alteración ni deterioro.

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares suscriban acuerdos que la permitan e inscriban esos acuerdos en las oficinas nacionales competentes. Cuando la marca conste de un nombre geográfico, el producto no puede comercializarse sin indicarse en él, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación.

Confusión y explotación de la reputación ajena

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, referidas a un elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, son de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, siempre que las presente el titular del respectivo derecho. La misma competencia alcanza a las denuncias que comprenden elementos de propiedad industrial y elementos que, sin constituir derechos de propiedad industrial, están relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial. En los supuestos de confusión y de explotación de la reputación ajena la responsabilidad administrativa también es objetiva, y esas denuncias se rigen por las reglas del procedimiento de infracción.

Base normativa: artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 de la Decisión 486; artículos 97 y 98 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075, aprobado por Decreto Supremo 059-2017-PCM.

Legitimación para denunciar y prescripción de la acción

El titular de un derecho protegido puede entablar acción por infracción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, y también contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. En caso de cotitularidad del derecho, cualquiera de los cotitulares puede entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre ellos.

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio. Los procedimientos contenciosos sobre esa materia son conocidos por la Comisión de Signos Distintivos. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi conoce y resuelve los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa.

Las acciones por infracción también pueden iniciarse de oficio, sujetándose al procedimiento previsto para el procedimiento a solicitud de parte en lo que sea pertinente. El uso de la denominación «marca registrada», «M.R.» u otra equivalente junto con signos que no cuentan con registro ante la Dirección competente del Perú está prohibido, y el procedimiento por ese uso se inicia de oficio y se sujeta a las disposiciones sobre acciones por infracción de derechos.

La acción por infracción prescribe a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a una persona natural o jurídica u otra entidad, atribuyéndole una infracción sancionable, es sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) UIT mediante resolución motivada. La sanción administrativa por imputación falsa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

Base normativa: artículos 238 y 244 de la Decisión 486; artículo 4 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 110, 111 y 124 del Decreto Legislativo 1075; Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075, modificada por el Decreto Legislativo 1397; artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075.

Requisitos de la denuncia por infracción

El procedimiento a solicitud de parte se inicia con una denuncia escrita presentada ante la unidad de trámite documentario o la mesa de partes del Indecopi. La denuncia debe contener:

Identificación del denunciante: nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, documento nacional de identidad, pasaporte, carné de extranjería o cualquier documento análogo, domicilio procesal y, de ser el caso, los datos de identificación de quien ejerza su representación.
Registro Único de Contribuyentes del denunciante, en el caso que corresponda.
Pedido concreto: el pedido y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustentan la denuncia.
Firma o huella digital del denunciante o de su representante, la huella en caso de no saber firmar o estar impedido.
Poderes: constan en instrumento público o privado. En el caso de personas naturales la firma se legaliza por notario; en el de personas jurídicas el documento contiene la representación con que actúa el poderdante y su firma se autentica por notario; los poderes otorgados por personas no domiciliadas se legalizan además por funcionario consular peruano o llevan apostilla. La presentación del poder acredita la existencia de la persona representada y su representación. El poder no se exige cuando el órgano competente puede obtenerlo directamente; cuando el poder obra ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, se indica de manera expresa el número de la partida registral en la que está inscrito.
Medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción.
Identificación del presunto infractor y del lugar de notificación: cuando no se conoce la identidad del presunto infractor, debe solicitarse la visita inspectiva en el lugar o los lugares donde se presume que se cometen los actos de infracción; esa solicitud no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor si su identidad no se obtuvo en la visita inspectiva.
Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En las acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos debe acreditarse esa condición.
Copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a realizarse. Cuando se presenten pruebas que consistan en muestras físicas, se adjuntan ejemplares adicionales o, en su defecto, una representación de la muestra.

La omisión de cualquiera de estos requisitos, con excepción de los medios probatorios, se notifica al interesado para que la subsane en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

Domicilio y notificaciones

Se considera domicilio para efectos del procedimiento el indicado por la propia parte, y se considera válido mientras no se comunique expresamente su cambio. Si la parte señala un domicilio inexacto o inexistente, o uno en el que la notificación no es posible, se considera domicilio válido el último en el que fue notificada en el procedimiento. La variación de representante no afecta la vigencia del último domicilio procedimental fijado en el expediente, en tanto no sea variado expresamente. Adicionalmente al domicilio procesal en territorio nacional, las partes pueden indicar una casilla electrónica asignada por el Indecopi; la notificación en esa casilla prevalece respecto de cualquier otra forma cuando media el consentimiento del administrado y puede comprobarse fehacientemente su acuse de recibo.

Cuando el presunto infractor no puede ser notificado en ninguno de los domicilios anteriores, el denunciante debe solicitar que la autoridad ordene la notificación vía publicación, a su costo. La publicación se realiza en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, por una sola vez, de forma simultánea en cada diario o, de no ser ello posible, mediando entre cada publicación como máximo tres (03) días calendario. Ambas publicaciones se efectúan dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación en la que se adjuntan las órdenes de publicación, y no son válidas las publicaciones realizadas con posterioridad. Las publicaciones se acreditan dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificadas las órdenes de publicación, y la emisión de copias de esas órdenes no da lugar a un nuevo cómputo de ese plazo. Las mismas reglas se aplican a las solicitudes para el pago de costas y costos.

Destinatario	Regla cuando la notificación no es posible	Consecuencia
Presunto infractor	El denunciante proporciona un nuevo domicilio dentro de dos (02) días hábiles	Se tiene por no presentada la denuncia
Presunto infractor, agotado el nuevo domicilio	Se considera válido aquel domicilio en el que se le encuentre y en el que se haya efectuado por lo menos la primera notificación	Ese domicilio rige mientras no se comunique uno distinto
Presunto infractor sin domicilio localizable	El denunciante acredita las publicaciones dentro del plazo	Se declara el abandono del procedimiento cuando aún no se ha emitido la resolución que pone fin a la instancia
Denunciante	Transcurren treinta (30) días hábiles desde la presentación de la denuncia o desde la imposibilidad de notificación	La denuncia cae en abandono y se archiva el expediente
Depósito temporal autorizado por la SUNAT	El depósito señala por escrito el correo electrónico de notificación dentro de cinco (05) días hábiles	Se imponen las sanciones por entorpecimiento del ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente

Cuando el acto administrativo que no puede notificarse es el que pone fin a la instancia, aquel con el que se agota la vía administrativa o alguno de los emitidos entre ambos, se procede a su notificación vía publicación y el costo se traslada al denunciante en la oportunidad en la que se presente en ese procedimiento o en cualquier otro instaurado ante el órgano de propiedad industrial competente. El proveído que no puede notificarse por pronunciarse sobre un escrito presentado luego de consentida la resolución que puso fin a la instancia o de agotada la vía administrativa determina que ese escrito se tenga como no presentado. La devolución de las cédulas de notificación realizadas en el último domicilio fijado por las partes es inadmisible, aunque se alegue que ese domicilio ya no les pertenece o que hubo cambio de representante; la notificación realizada en ese domicilio produce plenos efectos.

Base normativa: artículos 99, 100 y 101 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 24-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 136-C del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309 y modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 2, 10, 16 y 19 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075; Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, procedimiento de código DSD.4.

Medidas cautelares, visita inspectiva y medidas en frontera

Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción puede pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares pueden pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio, y la autoridad nacional competente puede ordenarlas de oficio.

Medidas cautelares que se pueden ordenar

La autoridad nacional competente puede ordenar, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

Cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción.
Retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción.
Suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales y medios resultantes de la presunta infracción.
Constitución de una garantía suficiente por el presunto infractor.
Cierre temporal del establecimiento del denunciado, cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Una medida cautelar solo se ordena cuando quien la pide acredita su legitimación para actuar, acredita la existencia del derecho infringido y presenta pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente puede requerir que quien pide la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pide una medida cautelar respecto de productos determinados debe suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. Las medidas cautelares se aplican sobre los productos resultantes de la presunta infracción y sobre los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

La solicitud de medida cautelar se presenta por el titular del derecho respectivo y cumple con los mismos requisitos previstos para la denuncia en lo que corresponda. De no cumplirlos, se notifica al solicitante para que subsane las omisiones en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud. Las medidas cautelares deben ser concedidas o rechazadas en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de la subsanación de omisiones.

Las medidas cautelares se dictan por cuenta, costo y bajo responsabilidad de quien las solicita, y pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte. Caducan con la decisión que resuelve de manera definitiva el procedimiento, salvo que la denuncia hubiese sido declarada infundada en primera instancia, en cuyo caso caducan con la emisión de ese pronunciamiento. La autoridad competente queda eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Cuando una medida cautelar se ejecuta sin intervención de la otra parte, se notifica a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución, y esa parte puede recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada, la modifique, la revoque o la confirme. Salvo que una norma interna disponga lo contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte queda sin efecto de pleno derecho si la acción por infracción no se inicia dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

Solicitud de visita inspectiva

En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se puede practicar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte, efectuada por la Dirección competente o por la persona designada por ella. La solicitud de inspección debe estar debidamente sustentada e indicar el lugar en el que la inspección debe llevarse a cabo, y cumple además con los requisitos de identificación del solicitante, número de Registro Único de Contribuyentes cuando corresponda, firma, identificación del certificado de registro y copia del escrito y sus recaudos. La omisión de los requisitos de la solicitud de inspección se subsana en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada esa solicitud.

Cuando las medidas cautelares deben ejecutarse en el local del presunto infractor o en aquel en el que se presume que este comete la infracción, debe solicitarse la visita inspectiva correspondiente. Para tal efecto se otorga un plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar que requiera esa ejecución. El plazo máximo para resolver la solicitud de visita inspectiva es de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de la subsanación de omisiones hasta la fecha de emisión de la resolución que ordena la inspección.

Las inspecciones a pedido de parte se practican previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación, contado desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la inspección. Transcurrido ese plazo sin que la coordinación se produzca, el expediente cae en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con esta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos el procedimiento continúa según el estado en el que se encuentre.

Siempre que se realice una visita inspectiva se levanta un acta firmada por quien estuviera a cargo de ella y por quienes participaron en ella. Si el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se niegan a firmar, se deja constancia de tal hecho.

Suspensión de la operación aduanera

El titular de un registro de marca que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro puede solicitar a la autoridad nacional competente que suspenda esa operación aduanera. Quien pide que se tomen medidas en la frontera debe suministrar la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. La autoridad nacional competente puede ordenar de oficio la aplicación de medidas en frontera.

Las condiciones y garantías que se aplican a la solicitud de suspensión y a la orden que la autoridad nacional competente dicte son las que establezcan las normas internas del País Miembro. Cumplidas esas condiciones y garantías, la autoridad nacional competente ordena o deniega la suspensión de la operación aduanera y la notifica al solicitante. Cuando se ordena la suspensión, la notificación incluye el nombre y la dirección del consignador, del importador, del exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de mercancías objeto de la suspensión, y la suspensión se notifica también al importador o exportador. El titular de la marca puede participar en la inspección de las mercancías retenidas, y el mismo derecho corresponde al importador o exportador; al realizar la inspección se dispone lo necesario para proteger la información confidencial.

Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levanta y se procede al despacho de las mercancías retenidas. Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida puede recurrir ante la autoridad nacional competente, que puede modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas que hubiera incautado la autoridad nacional competente no pueden ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por esa autoridad o en los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. La autoridad nacional competente puede ordenar la destrucción o el decomiso de las mercancías infractoras. Quedan excluidas de estas disposiciones las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Base normativa: artículos 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Decisión 486; numeral 99.2 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; numeral 99.3 del Decreto Legislativo 1075, incorporado por la Ley 31497; artículo 112 del Decreto Legislativo 1075, modificado por la Ley 31497; artículo 113 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículo 114 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 118 del Decreto Legislativo 1075, modificado por la Ley 31497; artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075.

Traslado, contestación y rebeldía del denunciado

Una vez cumplidos los requisitos de la denuncia, se admite la denuncia a trámite y se corre traslado de ella al presunto infractor.

La contestación de la denuncia debe presentarse en un plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación. El presunto infractor puede ampliar sus argumentos y presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes de que se deje constancia de que el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

La contestación debe cumplir con los mismos requisitos previstos para la denuncia en lo que corresponda. De no cumplir con tales requisitos, se notifica al denunciado para que subsane las omisiones en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación.

El denunciado que no conteste la denuncia dentro de los cinco (05) días hábiles, o que no subsane las omisiones incurridas en su escrito de contestación dentro de los dos (02) días hábiles, es declarado en rebeldía.

Base normativa: artículos 101 y 102 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309.

Actuación probatoria y facultades de investigación

Para la tramitación de las acciones por infracción, los órganos competentes gozan de las siguientes facultades:

efectuar investigaciones preliminares;
iniciar un procedimiento de infracción de oficio o a pedido de parte;
realizar visitas de inspección y actuar otros medios probatorios;
dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
citar a las partes a audiencia de conciliación;
dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial.

Medios probatorios admitidos

Las partes solo pueden ofrecer los siguientes medios probatorios:

Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado.
Inspección.
Pericias.

Excepcionalmente se pueden ofrecer medios probatorios distintos de los documentos, la inspección y las pericias, que se admiten solamente si, a criterio de los órganos competentes, resultan relevantes para la resolución del caso. El órgano competente puede rechazar, mediante resolución motivada, los medios probatorios aportados u ofrecidos por las partes cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios.

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Los gastos a que hubiere lugar por los peritajes realizados, la actuación de los medios probatorios, las inspecciones y otros derivados de la tramitación del procedimiento son de cargo de la parte que los solicita. El órgano competente está facultado a realizar de oficio las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los documentos, la información o los objetos que sean relevantes para determinar la existencia o inexistencia de la infracción administrativa imputada.

Destino de las muestras físicas

Las muestras que por su naturaleza generen un riesgo para la salud, o que por sus dimensiones o características presenten dificultades para su almacenaje, pueden ser desechadas o devueltas a los administrados. En cualquier caso se conservan las partes relevantes de las muestras físicas para la resolución de la controversia, o se obtienen fotocopias, registros fotográficos de los productos o cualquier otro medio idóneo que permita conservar su valor probatorio, y se deja constancia en el expediente de las características relevantes de las muestras aportadas.

Concluido el procedimiento, y no habiéndose impugnado lo resuelto ante el Poder Judicial, la Dirección competente puede disponer la devolución de las muestras físicas a las partes que las hubiesen aportado en calidad de medios de prueba, y ordena que procedan a recogerlas en el plazo de diez (10) días hábiles. Si el administrado no cumple con recoger las muestras físicas en ese plazo, se procede alternativamente a su desecho, destrucción o adjudicación.

Facultades de investigación

La autoridad nacional competente tiene, entre otras, las siguientes facultades de investigación:

Exhibición de documentos: exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos con los programas necesarios para su lectura, y solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.
Citación e interrogatorio: citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que generen un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, incluidas grabaciones magnetofónicas y grabaciones en video.
Inspecciones con o sin previa notificación: realizar inspecciones en los locales de las personas naturales o jurídicas y de las entidades públicas o privadas, examinar los libros, registros, documentación y bienes, comprobar el desarrollo de procesos productivos, tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren, tomar copia de los archivos físicos o magnéticos y tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para realizar la inspección puede solicitarse el apoyo de la fuerza pública; el descerraje requiere autorización judicial, que debe resolverse en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.
Preservación de documentos, procesos y bienes: exigir la adopción de cualquier medida que permita la preservación, permanencia e integridad de los documentos, procesos y bienes objeto de investigación, y la colaboración que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Cese de usos no autorizados practicados por terceros: exigir, vía medida cautelar o resolución que ponga fin a la instancia, la adopción de medidas que impidan la continuación o perpetración de actos practicados por terceros que supongan el uso no autorizado de elementos protegidos por la propiedad industrial.

La autoridad nacional competente puede solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con aquellos que obtenga por otros medios; la información reservada que reciba queda sujeta a las medidas de seguridad que mantengan su confidencialidad. Para la actuación de los medios probatorios y la realización de las diligencias puede requerir la intervención de la Policía Nacional a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones. Las facultades de investigación pueden delegarse en los casos que la autoridad nacional competente considere pertinente.

Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa, u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido o sea relevante para la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga, o se niegue a comparecer, o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, es sancionado con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplica sucesivamente en caso de reincidencia.

Base normativa: artículos 95, 103, 106 y 107 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 122-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 104, 105, 116, 117 y 119 del Decreto Legislativo 1075; literal e) del artículo 115 del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1397; artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075.

Conciliación, desistimiento y plazo del procedimiento

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, se puede citar a las partes a audiencia de conciliación, que se desarrolla ante la autoridad nacional competente o ante la persona que se designe para tal efecto. Si ambas partes arriban a un acuerdo respecto de la denuncia, se levanta un acta donde consta el acuerdo, que tiene mérito ejecutivo.

La fecha de las audiencias de informe oral, de exhibición de documentos o de conciliación se notifica a las partes con una antelación no menor de cinco (05) días hábiles. Las partes pueden solicitar la reprogramación siempre que sustenten su solicitud y lo hagan al menos tres (03) días hábiles antes de la fecha de la audiencia; la actuación o denegación de esa solicitud queda a criterio de la autoridad.

Quien haya iniciado el procedimiento puede desistirse de este o de la pretensión materia del mismo antes de que se notifique la resolución final en la segunda instancia administrativa. El desistimiento del procedimiento determina que queden sin efecto las resoluciones emitidas durante su trámite. El desistimiento de la pretensión produce los efectos de una resolución que declara denegada o infundada la pretensión planteada.

La autoridad competente suspende la tramitación del procedimiento solo en caso de que, con anterioridad a su inicio, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión que, a criterio de esa autoridad, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede resolverse el asunto que se tramita.

Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto, la autoridad competente deja constancia de ello en el expediente. Desde que se deja esa constancia, las partes no pueden presentar medios probatorios adicionales ni solicitar su actuación, a menos que sean requeridas para ello por la autoridad competente.

El plazo máximo para la tramitación del procedimiento es de ciento ochenta (180) días hábiles, y la autoridad nacional competente cuenta con ese mismo plazo máximo para emitir la resolución sobre la cuestión controvertida. Vencido el plazo de atención sin obtener respuesta, opera el silencio administrativo negativo y el administrado puede interponer los recursos administrativos.

Base normativa: artículos 24, 25, 108 y 128 del Decreto Legislativo 1075; artículo 109 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 12, 13 y 19 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075; Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, procedimiento de código DSD.4.

Resolución final: sanciones, medidas definitivas y costas

Sanciones aplicables

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que estos se produzcan, se pueden imponer dos sanciones:

amonestación;
multa.

Las multas que la autoridad nacional competente puede establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial son de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa puede ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora. La reincidencia se considera circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no debe ser menor que la sanción precedente.

La sanción de multa se rebaja en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el sancionado cancela su monto con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que la impuso, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra esa resolución.

Criterios para determinar la sanción

Para determinar la sanción a aplicar y para graduar la multa a imponer, la autoridad nacional competente puede tener en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
la probabilidad de detección de la infracción;
la modalidad y el alcance del acto infractor;
los efectos del acto infractor;
la duración en el tiempo del acto infractor;
la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
la mala fe en la comisión del acto infractor.

Medidas definitivas

Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente puede dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

Cese de los actos que constituyen la infracción.
Retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción.
Prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales y medios resultantes de la infracción.
Medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.
Destrucción de los productos, materiales y medios resultantes de la infracción.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado.
Publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostentan una marca falsa, la supresión o remoción de la marca debe acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Los productos que ostentan una marca falsa no pueden ser reexportados en el mismo estado ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedan exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente y los que cuentan con autorización expresa del titular. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual tiene las mismas facultades que los órganos competentes en primera instancia administrativa para el dictado de medidas definitivas.

Incumplimiento de lo ordenado

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impone una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordena su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente puede duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que este inicie el proceso penal que corresponda.

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impone una multa coercitiva no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se toman en cuenta los criterios señalados para determinar la sanción. La multa coercitiva se paga dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. En caso de persistir el incumplimiento, la autoridad nacional competente puede imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta.

Costas y costos

A solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordena que la parte vencida asuma el pago de costas y costos del procedimiento incurridos por la otra parte o por el Indecopi, y la parte vencedora debe acreditar los gastos incurridos por esos conceptos. La autoridad nacional competente establece, mediante decisión motivada, los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como respecto de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del procedimiento y de acuerdo a la liquidación que presente la parte vencedora una vez que quede consentida la resolución que los imponga. La resolución que determina las costas y costos, una vez consentida, tiene la calidad de título ejecutivo.

Base normativa: artículo 241 de la Decisión 486; artículos 120, 123, 125 y 127 del Decreto Legislativo 1075; artículo 121 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 122 y 126 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309.

Apelación ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

En los expedientes tramitados en las áreas de infracciones de los órganos competentes, el único recurso impugnativo que puede interponerse es el de apelación, y el recurso de reconsideración no procede en esos expedientes. El plazo para la interposición del recurso de apelación en los expedientes de las áreas de infracciones es de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de la resolución. El recurso de reconsideración que, además de la nueva prueba, se sustente en cuestiones de puro derecho o en una distinta interpretación de las pruebas producidas se califica como recurso de apelación.

El recurso de apelación procede contra los actos que se indican, con el efecto que en cada caso corresponde:

Acto apelable	Efecto de la apelación
Resolución que pone fin a la instancia	Suspensivo
Resolución que impone multas	Suspensivo
Resolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar	Sin efecto suspensivo
Acto administrativo que determina la imposibilidad de continuar el procedimiento	Suspensivo
Acto administrativo que puede producir indefensión	Suspensivo

En los casos que corresponda, la apelación se tramita en cuaderno separado. El recurso debe sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, precisando además el agravio producido. Verificados los requisitos de sustentación del recurso, el órgano competente debe conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

Para la tramitación de las acciones por infracción, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi está facultada para:

revisar en segunda y última instancia administrativa los actos impugnables emitidos por los órganos competentes;
actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar las conductas infractoras;
conceder medidas cautelares con las mismas facultades que las concedidas a los órganos competentes, en lo que corresponda;
convocar a audiencias de informe oral.

En todos los casos la Sala Especializada en Propiedad Intelectual corre traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso. Al contestar el traslado, esa parte puede adherirse al recurso de apelación cumpliendo con los requisitos exigidos para su interposición, a excepción del plazo de presentación, y la adhesión se pone en conocimiento del apelante por un plazo igual. No contestar la apelación o la adhesión no se considera un elemento de juicio en contra de la parte que no lo hizo.

Ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual no se admiten medios probatorios distintos de los documentos. Cualquiera de las partes puede solicitar el uso de la palabra, especificando si este se referirá a cuestiones de hecho o de derecho; la actuación o denegación de esa solicitud queda a criterio de la Sala según la importancia y trascendencia del caso, y el informe oral se lleva a cabo con quienes asistan a la audiencia. Toda solicitud de exhibición de documentos, de diligencia de inspección o de informe oral debe señalar expresamente las razones que la sustentan; en caso contrario es denegada de pleno derecho.

Las partes pueden presentar los escritos y documentos que consideren pertinentes hasta antes de que el expediente pase a etapa de ser resuelto. La Secretaría Técnica levanta un acta que deja constancia de esa etapa, la anexa al expediente y la notifica a las partes, y el acta surte efectos desde el día siguiente de su notificación. No está permitida a las partes la presentación de escritos que reiteren los argumentos de hecho o de derecho ya expuestos.

La resolución de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones ni medidas definitivas más graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelación cuestionando tales materias. La resolución debe pronunciarse sobre las materias controvertidas en las que se sustenta el recurso impugnativo, sin emitir pronunciamiento sobre materias no impugnadas, y queda exceptuada de esa limitación la facultad de declarar la nulidad de la resolución impugnada por estar incursa en alguna causal de nulidad, aun cuando las partes no la hayan invocado.

El plazo máximo del procedimiento recursivo ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual es de ciento ochenta (180) días hábiles. Las resoluciones que emite agotan la vía administrativa y solo pueden ser cuestionadas mediante el proceso contencioso administrativo. No proceden los escritos que las partes presenten en sede administrativa dirigidos a cuestionar la validez o los fundamentos de tales resoluciones, sin perjuicio de la facultad que tiene la Sala de declarar de oficio la nulidad de sus propias resoluciones.

Base normativa: artículos 131, 132 y 136 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículos 96, 133, 134 y 135 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 136-A y 140 del Decreto Legislativo 1075, incorporados por el Decreto Legislativo 1309 y modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículo 136-B del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 137 del Decreto Legislativo 1075; artículos 11, 14, 17 y 19 del Reglamento del Decreto Legislativo 1075; Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, procedimiento de código DSD.4.

Indemnización en la vía civil y acciones penales

Agotada la vía administrativa, se puede solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos (2) años de concluido el proceso administrativo.

Para calcular la indemnización de daños y perjuicios se toman en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

Daño emergente y lucro cesante sufridos por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
Beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.
Precio de una licencia contractual que el infractor habría pagado, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En el supuesto de falsificación de marcas se toman en cuenta, además, las ganancias obtenidas por el infractor que fueran imputables a la infracción, siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización.

Para el dictado de medidas cautelares en la vía judicial, las autoridades judiciales tienen la facultad de ordenar el secuestro de los productos supuestamente infractores, de cualquier material e implemento relacionado y de las pruebas documentales relativas a la infracción. Las autoridades judiciales pueden requerir cualquier evidencia que el demandante razonablemente posea, así como la constitución de una fianza o garantía equivalente razonable que no disuada irrazonablemente el derecho del titular a acceder a los procedimientos. Las autoridades judiciales pueden ordenar al infractor que informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de bienes o servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución, y que brinde esa información al titular del derecho.

La falsificación de marcas está sujeta a procedimientos y sanciones penales. En los delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, las Direcciones competentes del Indecopi deben emitir un informe técnico dentro del término de cinco días. El informe técnico no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial y no está sujeto a ratificación por parte del funcionario que lo emite.

Base normativa: artículos 242, 243 y 257 de la Decisión 486; artículos 129 y 130 del Decreto Legislativo 1075; párrafo final del artículo 115 del Decreto Legislativo 1075, incorporado por la Ley 29316; Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075, modificada por el Decreto Legislativo 1397; Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1075, cuyo segundo párrafo fue incorporado por la Ley 29316.

Fuentes