Denuncia por Infracción de Marca Registrada

El registro del signo sostiene la acción por infracción

La acción por infracción de marca se tramita ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi. El titular de un signo distintivo la promueve contra quien usa en el comercio un signo idéntico o similar sin su consentimiento. El derecho al uso exclusivo de una marca nace del registro, y el certificado que ampara ese derecho es el documento que abre el procedimiento.

La denuncia identifica el número del certificado de registro que ampara el derecho del denunciante. Sin registro concedido no hay derecho exclusivo que oponer, y el signo debe registrarse antes: el registro de marca es un procedimiento distinto, con publicación, plazo de oposición y examen de registrabilidad propios.

El cotitular de un derecho denuncia sin necesidad del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario entre ellos. La acción procede también contra quien ejecuta actos que manifiestan la inminencia de una infracción, antes de que el uso llegue al mercado. La Comisión de Signos Distintivos inicia además el procedimiento de oficio.

El nombre comercial exige acreditar su uso antes de denunciar

La denuncia sustentada en un nombre comercial, registrado o no, acompaña los medios probatorios que demuestran el uso actual, real y efectivo de ese nombre, emitidos con fecha anterior a la interposición. Quien ejerce un derecho sobre la base de un nombre comercial demuestra su uso o su conocimiento en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que distingue el signo denunciado. Quien invoca un signo notoriamente conocido acredita esa condición en el mismo acto.

La acción prescribe a los 2 años y a los 5 años

La acción por infracción prescribe a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción. Prescribe en todo caso a los cinco años contados desde que la infracción se cometió por última vez. El segundo plazo opera con independencia de la fecha en que el titular tomó conocimiento.

Base normativa: artículos 154, 238 y 244 de la Decisión 486; artículo 4 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 86 y 110 del Decreto Legislativo 1075; artículo 99 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 95 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309.

Los actos que el titular puede impedir y los que no

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir que un tercero realice determinados actos sin su consentimiento. La denuncia nombra cuál de esos actos comete el denunciado y sobre qué productos o servicios recae. Los usos que el registro no alcanza quedan fuera de la acción por infracción, aunque el signo aparezca en ellos.

Actos que el titular puede impedir	Usos que el titular no puede impedir
Aplicar o colocar la marca, o un signo idéntico o semejante, sobre los productos registrados, sobre los productos vinculados a los servicios registrados, o sobre sus envases, envolturas, embalajes y acondicionamientos.	Utilizar el propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o una indicación cierta sobre la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción, de buena fe, sin uso a título de marca y con propósito de identificación o información.
Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, y comercializarlos o detentarlos.	Anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, incluso en publicidad comparativa, de buena fe y sin inducir a confusión sobre el origen empresarial.
Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca sobre cualesquiera productos o servicios, cuando ese uso pueda causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.	Indicar la compatibilidad o la adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.
Usar un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ese uso diluya su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario, o aproveche injustamente su prestigio.	Comerciar el producto protegido después de que el titular, o un tercero con su consentimiento o económicamente vinculado a él, lo introdujo en el comercio en cualquier país, sin modificación, alteración ni deterioro.

El uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos hace presumir el riesgo de confusión. En los dos supuestos referidos a la marca notoriamente conocida, constituyen uso del signo en el comercio introducirlo, venderlo, ofrecerlo en venta o distribuirlo con productos o servicios; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; y emplearlo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales.

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva. El denunciante acredita el acto y el derecho registrado, no la intención del denunciado.

Los actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y de explotación de la reputación ajena corresponden en exclusiva a la Comisión de Signos Distintivos. Esa competencia opera cuando los actos se refieren a un elemento de la propiedad industrial inscrito, o a un signo distintivo notoriamente conocido o a un nombre comercial, estén o no inscritos, y siempre que el titular del derecho presente la denuncia. La misma competencia alcanza a las denuncias que comprenden elementos que, sin constituir derechos de propiedad industrial, están relacionados con el uso de uno de ellos. En estos supuestos la responsabilidad administrativa también es objetiva.

Base normativa: artículos 155, 156, 157 y 158 de la Decisión 486; artículos 97 y 98 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 104 del Decreto Legislativo 1075.

Los medios probatorios acompañan la denuncia y no se subsanan

La denuncia se presenta con los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción. El requerimiento de subsanación que la autoridad notifica cuando falta un requisito excluye de forma expresa esos medios probatorios. Una denuncia sin prueba no se corrige dentro del procedimiento ya iniciado. La prueba se reúne antes de presentar la denuncia.

Las partes solo ofrecen documentos, inspección y pericias. Los documentos comprenden escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y los objetos y bienes que recojan, contengan o representen un hecho, una actividad humana o su resultado. La autoridad admite de forma excepcional medios probatorios distintos, cuando los considera relevantes para resolver el caso, y rechaza mediante resolución motivada los que resultan manifiestamente impertinentes o innecesarios. La autoridad realiza además actuaciones probatorias de oficio para examinar los hechos imputados.

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión y a quien los contradice alegando hechos nuevos. Los gastos de los peritajes, de la actuación de los medios probatorios y de las inspecciones corren a cargo de la parte que los solicita.

El denunciado contesta en 5 días hábiles

El presunto infractor contesta la denuncia en un plazo improrrogable de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación. Quien no contesta, o no subsana en dos días hábiles las omisiones de su escrito de contestación, es declarado en rebeldía. Las partes amplían argumentos y ofrecen medios probatorios hasta que la autoridad deja constancia en el expediente de que este se encuentra en estado de ser resuelto; desde esa constancia ninguna parte presenta prueba adicional, salvo requerimiento de la propia autoridad.

Los requisitos de forma sí se subsanan en 2 días hábiles

La denuncia consigna los nombres y apellidos completos, la denominación o razón social, el documento de identidad y el domicilio procesal del denunciante; los datos de quien ejerce su representación; el Registro Único de Contribuyentes cuando corresponde; el pedido concreto con sus fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho; la firma o huella digital; los datos de identificación del presunto infractor y el lugar donde notificarle; el número del certificado de registro que ampara el derecho; y las copias del escrito y sus recaudos según la cantidad de notificaciones. La omisión de cualquiera de estos requisitos se subsana en dos días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia.

Los poderes constan en instrumento público o privado. La firma de una persona natural se legaliza ante notario; el documento de una persona jurídica contiene la representación con que actúa el poderdante y su firma se autentica ante notario; el poder otorgado por una persona no domiciliada se legaliza además ante funcionario consular peruano. El poder no se exige cuando la autoridad puede obtenerlo directamente conforme a ley.

Cuando la prueba consiste en muestras físicas, el denunciante adjunta ejemplares adicionales o una representación de las mismas, según la cantidad de notificaciones. Las muestras que generan riesgo para la salud, o que por sus dimensiones dificultan su almacenaje, se desechan o se devuelven, y la autoridad conserva de ellas las partes relevantes o un registro fotográfico que preserve su valor probatorio.

Base normativa: artículos 99, 101, 102, 103, 106 y 107 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 104 y 105 del Decreto Legislativo 1075; artículo 109 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículo 122-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309.

La visita inspectiva identifica al presunto infractor

La denuncia identifica al presunto infractor y el lugar donde notificarle. Cuando el denunciante no conoce esa identidad, solicita la visita inspectiva en el lugar o los lugares donde presume que se cometen los actos de infracción. La diligencia no releva al denunciante de identificar al presunto infractor si la visita no arroja esa identidad. Cuando el domicilio señalado resulta inexacto, inexistente o inhábil para notificar, el denunciante proporciona uno nuevo en dos días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia.

La solicitud de inspección se sustenta, acredita el pago del derecho que le corresponde e indica el lugar donde debe llevarse a cabo. La resolución que ordena la inspección se emite en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud o desde la subsanación de omisiones. El solicitante coordina la diligencia dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación de esa resolución. Transcurrido ese plazo sin coordinación, el expediente cae en abandono si la visita constituye la finalidad del procedimiento o si con ella se iba a notificar la denuncia al presunto infractor.

La diligencia termina con un acta que firman quien la dirige y quienes participaron en ella. La negativa del denunciado, de su representante o del encargado del establecimiento a firmarla se deja constar en el acta.

La autoridad exige la exhibición de documentos, libros contables y societarios, comprobantes de pago, correspondencia comercial y registros magnéticos con los programas necesarios para leerlos; cita e interroga a las personas investigadas, a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros; y realiza inspecciones con o sin notificación previa, en las que examina libros, registros, documentación y bienes, comprueba procesos productivos, toma copias de archivos físicos o magnéticos y obtiene fotografías o filmaciones. El descerraje requiere autorización judicial, que se resuelve en un plazo máximo de veinticuatro horas. La diligencia cuenta con el apoyo de la fuerza pública cuando la autoridad lo solicita.

Quien proporciona información falsa a sabiendas, oculta, destruye o altera información requerida, incumple sin justificación un requerimiento de información, se niega a comparecer o entorpece el ejercicio de las funciones de la autoridad es sancionado con multa no mayor de 50 UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Esa multa se duplica sucesivamente en caso de reincidencia.

Base normativa: artículo 99 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309 y por la Ley 31497; artículo 100 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 118 del Decreto Legislativo 1075, modificado por la Ley 31497; artículo 115 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 116 y 119 del Decreto Legislativo 1075.

Las medidas cautelares se dictan por cuenta del solicitante

El titular del derecho pide las medidas cautelares antes de iniciar la acción por infracción, junto con ella o después de iniciada. La solicitud cumple los mismos requisitos previstos para la denuncia, y las omisiones se subsanan en dos días hábiles bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. La autoridad concede o rechaza la medida en un plazo no mayor de quince días hábiles contados desde la presentación de la solicitud o desde la subsanación de omisiones.

Las medidas cautelares que la autoridad ordena comprenden, entre otras:

• el cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción;
• el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, con sus envases, embalajes, etiquetas y material impreso o de publicidad, y de los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometerla;
• la suspensión de la importación o de la exportación de esos productos, materiales o medios;
• la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;
• el cierre temporal del establecimiento del denunciado, cuando resulta necesario para evitar la continuación o la repetición de la presunta infracción.

La medida cautelar se ordena cuando quien la pide acredita su legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido, y presenta pruebas que permiten presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad puede requerir una caución o garantía suficiente antes de ordenarla. Quien pide la medida respecto de productos determinados los describe de forma detallada y precisa para que puedan ser identificados.

Las medidas cautelares se dictan por cuenta, costo y bajo responsabilidad de quien las solicita. Cuando la medida debe ejecutarse en el local del presunto infractor, o en aquel donde se presume que se comete la infracción, el denunciante solicita además la visita inspectiva y paga el derecho correspondiente en un plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar.

La medida ejecutada sin intervención de la otra parte se notifica al afectado inmediatamente después de la ejecución, y el afectado recurre ante la autoridad para que la revise. Las medidas se modifican o se levantan durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte. Caducan con la decisión que resuelve de manera definitiva el procedimiento; cuando la denuncia se declara infundada en primera instancia, caducan con ese pronunciamiento. Las medidas recaen sobre los productos resultantes de la presunta infracción y sobre los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

La imputación falsa se sanciona con hasta 50 UIT

Quien denuncia a una persona natural o jurídica atribuyéndole una infracción sancionable, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, es sancionado con multa de hasta 50 UIT mediante resolución motivada. Esa sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal y de la indemnización por daños y perjuicios que correspondan.

La parte vencida asume, a solicitud de parte, el pago de los costos y las costas del procedimiento en que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi, y la parte vencedora acredita los gastos incurridos por esos conceptos. La autoridad establece mediante decisión motivada el alcance de la condena, atendiendo a las incidencias del procedimiento y a la liquidación que presenta la parte vencedora. La resolución que determina las costas y los costos, una vez consentida, tiene la calidad de título ejecutivo.

Base normativa: artículos 245, 246, 247, 248 y 249 de la Decisión 486; artículos 99 y 112 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309 y por la Ley 31497; artículo 113 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículo 114 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 124 y 127 del Decreto Legislativo 1075.

La indemnización de daños y perjuicios se reclama en la vía civil

El procedimiento ante la Comisión de Signos Distintivos no fija indemnización. Agotada la vía administrativa, el titular solicita en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. Esa acción civil prescribe a los dos años contados desde que concluyó el proceso administrativo.

El cálculo de la indemnización toma en cuenta, entre otros criterios, el daño emergente y el lucro cesante que la infracción causó al titular del derecho; el monto de los beneficios que el infractor obtuvo de los actos de infracción; y el precio que el infractor habría pagado por una licencia contractual, atendiendo al valor comercial del derecho infringido y a las licencias contractuales ya concedidas. En los supuestos de falsificación de marcas se computan además las ganancias que el infractor obtuvo y que resulten imputables a la infracción, siempre que no se hayan considerado al calcular el monto de la indemnización.

La conciliación cierra el procedimiento por acuerdo de las partes. La autoridad cita a audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento, incluso antes de admitir la denuncia a trámite, y el acta que recoge el acuerdo tiene mérito ejecutivo. El denunciante también se desiste del procedimiento o de la pretensión antes de que se notifique la resolución final de segunda instancia.

Base normativa: artículo 243 de la Decisión 486; artículos 108, 129 y 130 del Decreto Legislativo 1075.

El cese de los actos y el retiro de los circuitos comerciales

La resolución que declara fundada la denuncia dicta las medidas definitivas que detienen la infracción. Estas medidas recaen sobre la actividad del denunciado y se dictan sin perjuicio de la sanción que se le imponga:

• el cese de los actos que constituyen la infracción;
• el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, con sus envases, embalajes, etiquetas y material impreso o de publicidad, y de los materiales y medios que sirvieran para cometerla;
• la prohibición de la importación o de la exportación de esos productos, materiales o medios;
• las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
• la destrucción de esos productos, materiales o medios;
• el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
• la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Los productos que ostentan una marca falsa no vuelven al comercio. La supresión o la remoción de la marca se acompaña de las acciones encaminadas a impedir que esos productos se introduzcan en el comercio, y esos productos no se reexportan en el mismo estado ni se someten a un procedimiento aduanero diferente. Quedan exceptuados los casos que la autoridad califique debidamente y aquellos que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi dicta medidas definitivas con las mismas facultades que la primera instancia administrativa.

El titular de un registro de marca que tiene motivos fundados para suponer que se va a importar o a exportar productos que infringen ese registro solicita a la autoridad la suspensión de la operación aduanera, y describe los productos de forma detallada y precisa para que puedan ser reconocidos. La suspensión se levanta y las mercancías retenidas se despachan si transcurren diez días hábiles desde la notificación de la suspensión sin que el solicitante haya iniciado la acción por infracción y sin que la autoridad haya prolongado la medida.

Base normativa: artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 241, 250, 253 y 255 de la Decisión 486.

La multa llega a 150 UIT y la reincidencia la agrava

La autoridad impone amonestación o multa, sin perjuicio de las medidas que dicte para que cesen los actos de infracción o para evitar que se produzcan. La multa por infracción a derechos de propiedad industrial alcanza 150 UIT. Cuando el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora supera 75 UIT, la multa puede ascender al 20 % de las ventas o los ingresos brutos percibidos por esa actividad.

La graduación de la sanción atiende al beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción, a la probabilidad de detección, a la modalidad y el alcance del acto infractor, a sus efectos, a su duración en el tiempo, a la reincidencia y a la mala fe. La reincidencia constituye circunstancia agravante, y la sanción aplicable no puede ser menor que la sanción precedente.

El sancionado que cancela el monto de la multa antes de que venza el plazo para impugnar la resolución que la impuso, y que no interpone recurso alguno contra ella, obtiene una rebaja del 25 %.

Las multas coercitivas sancionan el incumplimiento. Quien no cumple una medida cautelar recibe una multa no mayor de 150 UIT, pagadera en cinco días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. La autoridad impone una nueva multa que duplica sucesiva e ilimitadamente el monto de la última mientras el incumplimiento persiste.

El obligado cumple lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia, o en la que agota la vía administrativa, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Quien no cumple recibe el máximo de la multa permitida, con cobranza coactiva. La autoridad duplica esa multa sucesiva e ilimitadamente hasta que la resolución se cumpla, y denuncia al responsable ante el Ministerio Público para el proceso penal que corresponda.

Base normativa: artículos 120, 123 y 125 del Decreto Legislativo 1075; artículo 121 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397.

El procedimiento se resuelve en 180 días hábiles

La autoridad dispone de un plazo máximo de 180 días hábiles para emitir la resolución sobre la cuestión controvertida. La denuncia cae en abandono cuando el denunciante no puede ser notificado y transcurren treinta días hábiles desde la presentación de la denuncia o desde la imposibilidad de notificar el acto administrativo.

El recurso de reconsideración no procede en los expedientes de las áreas de infracciones. La apelación es el único recurso impugnativo que se interpone durante la tramitación de esos expedientes, y su plazo es de quince días hábiles. La apelación procede contra:

• la resolución que pone fin a la instancia;
• la resolución que impone multas;
• la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de medida cautelar;
• los actos administrativos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento;
• los actos que pueden producir indefensión.

El recurso se sustenta ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, y precisa el agravio producido. La apelación de la resolución que pone fin a la instancia, la de multas y la de los actos que impiden continuar el procedimiento o producen indefensión se conceden con efecto suspensivo. La apelación de la resolución que se pronuncia sobre una medida cautelar se concede sin efecto suspensivo.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi corre traslado de la apelación a la otra parte por un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante, y esa parte puede adherirse al recurso cumpliendo los mismos requisitos, salvo el plazo. El plazo máximo del procedimiento recursivo es de 180 días hábiles. Ante la Sala solo se admiten documentos como medio probatorio, y cualquiera de las partes solicita el uso de la palabra precisando si se referirá a cuestiones de hecho o de derecho.

La segunda instancia no impone sanciones ni medidas definitivas más graves que las establecidas por la primera, salvo que el denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelación cuestionando esas materias. Las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual agotan la vía administrativa y solo se cuestionan mediante el proceso contencioso-administrativo.

Base normativa: artículos 128 y 137 del Decreto Legislativo 1075; artículo 100 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículos 133, 134 y 135 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 136 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 136-B y 140 del Decreto Legislativo 1075, incorporados por el Decreto Legislativo 1309 y modificado el segundo por el Decreto Legislativo 1397.

Preguntas frecuentes

¿Qué sucede si alguien usa una marca registrada sin autorización?

El titular del registro interpone una denuncia por infracción ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, con los medios probatorios que acreditan la comisión de la infracción. La autoridad ordena medidas cautelares desde antes de la denuncia, entre ellas el cese inmediato de los actos, el retiro de los productos de los circuitos comerciales y el cierre temporal del establecimiento. La resolución que declara fundada la denuncia dicta las medidas definitivas e impone amonestación o multa de hasta 150 UIT, que asciende al 20 % de las ventas o los ingresos brutos de la actividad infractora cuando el provecho ilícito supera 75 UIT. La indemnización de los daños y perjuicios se reclama después, en la vía civil.

Base normativa: artículos 155, 238 y 246 de la Decisión 486; artículos 99 y 122 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículos 120 y 129 del Decreto Legislativo 1075.