Oposición al Registro de Marca

La denegatoria del registro obliga a rehacer el signo

La Comisión de Signos Distintivos del Indecopi se pronuncia sobre la oposición y sobre la concesión o denegatoria del registro en una sola resolución. La oposición fundada cierra el expediente sin marca registrada.

El solicitante que pierde el signo pierde también todo lo que ya lo llevaba aplicado. La sustitución alcanza a:

• las etiquetas, los envases, las envolturas, los embalajes y los acondicionamientos de los productos;
• los rótulos y los letreros del establecimiento;
• el material publicitario y los soportes digitales que reproducen el signo;
• la documentación comercial que identifica los productos o servicios ante clientes y proveedores.

Una denegatoria consentida no admite corrección del signo. La empresa elige otro signo y presenta una solicitud nueva, que vuelve a empezar por el examen de forma y vuelve a publicarse. El calendario de lanzamiento se desplaza por todo el tiempo que tome esa segunda solicitud.

El opositor obtiene con la denegatoria el resultado que perseguía: el signo solicitado no ingresa al registro y no adquiere el derecho de uso exclusivo. El titular del derecho anterior conserva íntegro el ámbito de protección que la solicitud ajena invadía.

Base normativa: artículos 136 y 150 de la Decisión 486; artículo 21 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309.

El plazo de 30 días corre desde la Gaceta Electrónica

La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi publica la solicitud de registro por una sola vez en la Gaceta Electrónica del Indecopi, concluido el examen de forma. La Gaceta Electrónica se publica con periodicidad diaria y está disponible de forma permanente, libre y gratuita en el portal institucional del Indecopi.

Con la publicación se considera que toda persona toma conocimiento pleno de la solicitud. Los plazos de cualquier actuación vinculada a esa solicitud se computan a partir del día hábil siguiente de su publicación.

Quien tenga legítimo interés presenta oposición fundamentada dentro de los 30 días siguientes a la publicación, por una sola vez. La autoridad otorga, a solicitud de parte y por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustentan la oposición.

La oposición presentada fuera de plazo no se admite a trámite. Vencidos los 30 días sin oposición, el expediente pasa al examen de registrabilidad y el signo se concede o se deniega sin contradictorio.

El titular de un derecho anterior vigila la Gaceta Electrónica por cuenta propia. La autoridad no avisa a los titulares de derechos anteriores que una solicitud publicada invade su ámbito de protección.

Un supuesto queda fuera del plazo ordinario. No proceden oposiciones contra la solicitud presentada dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia de renovación, cuando esas oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Base normativa: artículos 146, 149 y 153 de la Decisión 486; artículo 6 del Decreto Legislativo 1212; artículos 5 y 6 de las disposiciones aprobadas por el Decreto Supremo 071-2017-PCM.

Las causales que sustentan la oposición

La oposición fundamentada expone las razones que desvirtúan el registro del signo solicitado. Los fundamentos consignan la naturaleza y la indicación del signo al que se opone, el número de expediente, la clase o clases y la fecha de publicación del aviso.

Los derechos de terceros

Un signo no se registra cuando su uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero. Los supuestos son:

• Riesgo de confusión o de asociación con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso pueda causarlo.
• Identidad o semejanza con un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando el uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación.
• Identidad o semejanza con un lema comercial solicitado o registrado.
• Solicitud presentada por el representante, el distribuidor o una persona autorizada por el titular del signo protegido en el país o en el extranjero.
• Afectación de la identidad o el prestigio de una persona, natural o jurídica, incluido el nombre, el apellido, la firma, el seudónimo, la imagen o el retrato de persona distinta del solicitante.
• Infracción del derecho de propiedad industrial o del derecho de autor de un tercero.
• Uso del nombre o de las denominaciones de comunidades indígenas, afroamericanas o locales sin su consentimiento expreso.

Las prohibiciones absolutas

Un signo tampoco se registra por defectos propios, con independencia de que exista un derecho anterior. La oposición invoca estas causales cuando el signo solicitado carece de distintividad, describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la procedencia geográfica de los productos, consiste en el nombre genérico o técnico del producto o servicio, se ha convertido en su designación común o usual, consiste en un color aisladamente considerado, engaña sobre la procedencia o las características, reproduce una denominación de origen protegida, o resulta contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

El solicitante dispone de una defensa acotada frente a varias de estas causales. Un signo que carece de distintividad inherente, que es descriptivo, genérico, de uso común o consiste en un color aislado se registra si el solicitante lo ha estado usando constantemente en el país y, por efecto de ese uso, ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los que se aplica. Esa defensa se sostiene con prueba de uso, no con argumentación.

El registro solicitado para un acto de competencia desleal

La autoridad deniega el registro cuando cuenta con indicios razonables que permitan inferir que se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. La oposición aporta los indicios que sustentan esa inferencia.

El signo notoriamente conocido

Un signo distintivo notoriamente conocido es el reconocido como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente, con independencia de la manera o el medio por el cual se hizo conocido. La reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido de un tercero impide el registro cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo solicitado, cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario.

La notoriedad se acredita, y ese es el expediente probatorio más costoso de armar de todo el procedimiento. Los factores que la autoridad toma en consideración son el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y extensión geográfica del uso y de la promoción, el valor de la inversión efectuada para promoverlo, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular, el grado de distintividad inherente o adquirida, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de franquicia o licencia, las actividades de fabricación, compras o almacenamiento en el país, los aspectos del comercio internacional y la existencia y antigüedad de registros o solicitudes en el país o en el extranjero.

El sector pertinente admite tres lecturas y basta acreditar el conocimiento dentro de cualquiera de ellas: los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización, y los círculos empresariales que actúan en giros relativos a ese tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios.

Tres circunstancias no niegan por sí solas la calidad de notorio: que el signo no esté registrado ni en trámite en el país o en el extranjero, que no haya sido usado o no se esté usando en el país, y que no sea notoriamente conocido en el extranjero.

El nombre comercial exige prueba de uso

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa ese uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. El registro del nombre comercial tiene carácter declarativo.

La oposición basada en un nombre comercial acompaña pruebas de uso aun cuando el nombre comercial se encuentre registrado, y esas pruebas se refieren a cada una de las actividades económicas para las cuales se hace valer el derecho. Un nombre comercial registrado sin prueba de uso por actividad no sostiene la oposición en el ámbito no acreditado.

Base normativa: artículos 135, 136, 137, 190, 191, 193, 224, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486.

La oposición andina exige solicitar la marca en Perú

Tienen legítimo interés para presentar oposición en el Perú el titular de una marca idéntica o similar registrada en otro País Miembro de la Comunidad Andina, para productos o servicios respecto de los cuales el uso pueda inducir al público a error, y quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

El opositor andino acredita su interés real en el mercado peruano solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Esa solicitud de registro es un procedimiento propio, con su propio expediente y su propio examen, y se presenta en los mismos términos de aquella en la que se funda la oposición. La oposición andina cuesta, por definición, una solicitud de registro adicional.

El efecto varía según lo que el opositor tenga en el otro País Miembro:

• Marca ya registrada en otro País Miembro: la oposición faculta a la autoridad peruana a denegar el registro de la segunda marca.
• Solicitud de registro previamente presentada en otro País Miembro: la oposición acarrea la suspensión del registro de la segunda marca hasta que el registro de la primera sea conferido; conferido este, la autoridad queda facultada a denegar.

El escrito adjunta copia del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro que constituye su fundamento. Omitida esa copia, la autoridad requiere al opositor para que subsane dentro de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de no considerar ese argumento como fundamento de la oposición y de tener por no presentada la oposición andina.

Base normativa: artículo 147 de la Decisión 486; artículos 54 y 55 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309.

Los requisitos del escrito y la subsanación en 2 días

El escrito de oposición cumple requisitos tasados. Su incumplimiento se corrige dentro de plazos breves y su desatención deja la oposición por no presentada, con el plazo de 30 días ya vencido y sin vía de reposición.

El escrito consigna:

1. la identificación correcta del expediente contra el que se dirige;
2. el nombre y el domicilio del opositor, con el número del documento de identidad o del Registro Único de Contribuyentes según corresponda, y la casilla electrónica asignada por el Indecopi cuando se opte por ella;
3. el poder que acredite la representación que se invoca;
4. los fundamentos en que se sustenta la oposición;
5. el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;
6. la indicación del día de pago y el número de la constancia de pago;
7. la reproducción exacta y nítida de los signos gráficos o mixtos en que se base la oposición, tal como fueron registrados o solicitados;
8. la copia del certificado o de la solicitud en trámite, en el caso de la oposición andina;
9. la copia de la oposición y de sus recaudos para la otra parte, obligación que alcanza a todo escrito o recurso que las partes presenten en el procedimiento.

El poder no se exige cuando la Dirección de Signos Distintivos pueda obtenerlo directamente conforme a ley. Presentada la oposición sin poder, el opositor cuenta con un plazo improrrogable de 60 días hábiles para presentarlo, contados desde el día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento; vencido el plazo sin poder, la oposición se tiene por no presentada.

La omisión de los fundamentos o de la indicación del pago se subsana en 2 días hábiles, contados desde el día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.

Tres defectos impiden que la oposición sea admitida a trámite y no dan lugar a requerimiento de subsanación: la presentación sin los datos esenciales del opositor y de la solicitud contra la cual se interpone, la presentación extemporánea y la falta de pago de las tasas de tramitación.

Base normativa: artículo 149 de la Decisión 486; artículos 54 y 55 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309; artículo 24-A del Decreto Legislativo 1075, incorporado por el Decreto Legislativo 1309; procedimiento DSD.7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.

La contestación del solicitante y la cancelación como defensa

Presentada la oposición, la autoridad notifica al solicitante para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas. La autoridad otorga, a solicitud de parte y por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustentan la contestación.

El solicitante que no contesta no pierde el expediente de forma automática. Vencido el plazo, la autoridad realiza igualmente el examen de registrabilidad y se pronuncia sobre la oposición y sobre la concesión o denegatoria mediante resolución. La contestación es la única oportunidad de introducir en el expediente la prueba que desvirtúa los fundamentos del opositor.

La cancelación de la marca que sustenta la oposición se invoca al contestar, en el mismo expediente en el que la oposición se tramita, con la indicación del día de pago y el número de la constancia de pago. Invocada después de la contestación, la cancelación como medio de defensa ya no cabe en ese expediente.

La estrategia de defensa se decide, entonces, dentro de los 30 días del traslado y no después: contestar sin cancelar cierra esa puerta para el resto del procedimiento.

Base normativa: artículos 148 y 150 de la Decisión 486; artículo 71 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309.

La reconsideración y la apelación se presentan en 15 días

La oposición convierte el procedimiento de registro en un procedimiento contencioso, y con ello cambia quién resuelve en cada instancia:

	Solicitud sin oposición	Solicitud con oposición
Primera instancia	Dirección de Signos Distintivos	Comisión de Signos Distintivos
Segunda y última instancia	Comisión de Signos Distintivos	Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi

Contra la resolución cabe recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación. El recurso de reconsideración se acompaña de nueva prueba y lo resuelve el mismo órgano que emitió la resolución impugnada.

Contra la resolución que pone fin a la instancia cabe recurso de apelación dentro de los 15 días siguientes a su notificación. El recurso de apelación se sustenta ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho, y precisa el agravio producido.

La apelación de las resoluciones que ponen fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. El registro no se inscribe ni se deniega de forma definitiva mientras la segunda instancia no resuelva.

Cada instancia añade su propio plazo de resolución al calendario del expediente. Un procedimiento que agota reconsideración y apelación acumula tres pronunciamientos sucesivos sobre el mismo signo.

Base normativa: artículo 4 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1397; artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1397; artículos 134 y 135 del Decreto Legislativo 1075, modificados por el Decreto Legislativo 1309.

La coexistencia de signos y la audiencia de conciliación

Las partes de un procedimiento de oposición pueden acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes. El acuerdo procede siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores.

El acuerdo de coexistencia delimita el ámbito de cada signo: los productos o servicios de cada parte, las clases comprendidas, las variaciones gráficas que cada una se obliga a mantener. La autoridad toma en cuenta los acuerdos de coexistencia también al analizar solicitudes de registro en las que no se presentó oposición.

La autoridad puede citar a las partes a audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento. El acuerdo al que las partes arriben sobre la materia en conflicto, cuando no afecta derechos de terceros, consta en acta y esa acta tiene mérito ejecutivo.

La coexistencia es la única salida que deja a las dos partes con un signo registrable. Cierra el contradictorio sin denegatoria, sin segunda instancia y sin sustituir la presentación comercial de ninguna de las dos.

Base normativa: artículos 56 y 57 del Decreto Legislativo 1075.

La oposición temeraria se sanciona con multa

Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial se sancionan con multa. La sanción recae sobre el opositor y es independiente del resultado del procedimiento de registro.

La oposición sin derecho anterior que la sustente, o dirigida a retrasar el registro de un competidor, expone a quien la formula a esa sanción. El opositor asume además el costo de un expediente contencioso que no puede prosperar.

El análisis previo de la solicitud publicada —el signo, los productos o servicios, las clases y el derecho anterior que se invoca— es lo que separa una oposición fundamentada de una temeraria. Nosotros verificamos que el derecho anterior exista, esté vigente y alcance a los productos o servicios de la solicitud antes de formular oposición alguna.

Base normativa: artículo 23 del Decreto Legislativo 1075; artículo 55 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el Decreto Legislativo 1309; artículo 146 de la Decisión 486.

Sin registro no hay derecho al uso exclusivo del signo

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro ante la oficina nacional competente. Mientras la oposición se tramita, el solicitante no tiene ese derecho y no puede impedir a un tercero:

• aplicar o colocar un signo idéntico o semejante sobre productos, o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos;
• fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el signo, ni comercializar o detentar tales materiales;
• usar en el comercio un signo idéntico o similar respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ese uso pueda causar confusión o riesgo de asociación.

El plazo máximo de tramitación es de 180 días hábiles contados desde la presentación de la oposición. El procedimiento es de evaluación previa y está sujeto a silencio administrativo negativo: transcurrido el plazo sin resolución, el administrado queda habilitado para interponer los recursos administrativos.

Ese periodo se suma al que la solicitud ya consumió antes de la publicación, y se duplica cuando la resolución se apela. La empresa que lanzó el producto con el signo solicitado opera durante todo ese tiempo sin acción para detener a quien lo copie.

La marca en trámite tampoco sostiene una licencia con la solidez de la registrada: el licenciatario recibe un derecho sujeto a la denegatoria que la oposición persigue.

Base normativa: artículos 154 y 155 de la Decisión 486; artículo 24 del Decreto Legislativo 1075; procedimiento DSD.7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.